El origen empresarial de signos, frases o elementos de imagen constituye hoy en día uno de los argumentos más recurrentes del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para negar la concesión de registros marcarios en nuestro país.
Cualquier solicitante interesado en obtener un registro de marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), invariablemente se enfrentará ante la dificultad y exigencia de presentar a trámite signos distintivos que no incurran en ninguna de las prohibiciones expresas que establece la legislación, y que tienen como objetivo impedir el registro a marcas que pudieran afectar derechos de terceros, al público consumidor, a la sana competencia, a cuestiones de orden público, e incluso a otros derechos o figuras de propiedad industrial.
Con la reciente publicación y entrada en vigor de la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial,[1] el catálogo de impedimentos y/o prohibiciones a partir de los cuales la autoridad puede negar el otorgamiento de un registro de marca se encuentra previsto en el artículo 173 de dicho ordenamiento, siendo quizá la prohibición más conocida y empleada aquella consistente en que no puede llevarse a cabo el registro de un signo distintivo que resulte idéntico o semejante en grado de confusión a otro ya registrado o a uno en trámite presentado con anterioridad.
No obstante lo anterior, lo cierto es que desde hace mucho tiempo y hasta la fecha se han presentado innumerables casos en donde un solicitante interesado propone a registro un signo distintivo que si bien pudiera ya existir en nuestro país o incluso en cualquier otro en el mundo, lo cierto es que no cuenta con un registro marcario ante la autoridad, ni tampoco con una solicitud que pudiera generarle derechos de prelación a su titular, es decir, marcas a las cuales no les puede ser aplicada una cita de anterioridad .
Para comprender mejor lo anterior hay que saber distinguir entre una marca y un registro marcario, puesto que en el primero de los casos es un signo distintivo sobre el cual no se tiene titularidad o exclusividad alguna reconocida por el Estado, mientras que en la otra sucede precisamente lo contrario.
Ante la existencia de este tipo de escenarios en donde los examinadores del IMPI se veían obstaculizados para poder hacer valer citas de anterioridad en contra de este tipo de signos distintivos, el pasado 18 de mayo de 2018 el legislador incorporó, entre otras, una reforma a la fracción XV del artículo 90 de la entonces Ley de la Propiedad Industrial que se refiere a marcas que inducen al engaño o al error, para obstaculizar o impedir el registro de signos distintivos que constituyeran indicaciones falsas o engañosas sobre el origen empresarial de los productos o servicios a distinguir o, dicho de otra manera, para impedir el registro a un signo distintivo que pudiera resultar idéntico o semejante a una marca, aún y cuando ésta no esté registrada ni se encuentre en trámite, bajo el argumento de que alude a su origen empresarial.
Dicha reforma y prohibición se mantiene vigente en la nueva legislación, en la ya mencionada fracción XV del artículo 173 y se ha vuelto, indudablemente, una de las herramientas más efectivas del IMPI para evitar el registro de signos distintivos que pudieran llegar a inducir al error por ser idénticos o semejantes a marcas que ya existen en el mercado, aún y cuando no cuentan con una solicitud en trámite presentada con anterioridad, ni mucho menos con un registro marcario en nuestro país, bajo la protección de su “origen empresarial”.
Ante esta situación, resulta interesante realizar el siguiente planteamiento: ¿es el impedimento de origen empresarial una forma en que el IMPI realmente vela por cuidar marcas que inducen al error, o bien, se trata de una forma en que dicha autoridad ha logrado extender la aplicación de las citas de anterioridad para proteger marcas que no cuentan con un derecho adquirido ni con una expectativa de derecho?
“Una marca es un signo distintivo sobre el cual no se tiene titularidad o exclusividad alguna reconocida por el Estado, mientras que en el registro marcario sucede precisamente lo contrario.”
La interrogante antes expuesta descansa, sobre todo, en el hecho de que el IMPI hace valer como impedimento el origen empresarial de una marca aun y cuando ésta pudiera ni siquiera encontrarse registrada en su país de origen o en nuestro país, es decir, ejerce funciones de defensa y protección sobre marcas y no sobre registros marcarios, lo que se traduce en proteger cosas y no derechos.
A pesar de lo anterior, lo cierto es que a pesar de lo que muchos pudieran argumentar, se trata de facultades con las que el IMPI cuenta por ministerio de ley y, por tanto, su debida o indebida aplicación a casos concretos, con sus respectivas valoraciones, deberán ser resueltas por nuestros Tribunales.
[1] Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2020, cuyo texto entró en vigor el pasado 5 de noviembre de 2020.
